Зарегистрировав товарный знак в Республике Казахстан, его владелец не получает никаких прав на территории других государств. Если товарный знак не зарегистрирован в стране, в которую экспортируется товар, обозначенный этим знаком, он может быть свободно использован любым участником рынка. Чтобы избежать такой ситуации, необходимо зарегистрировать товарный знак в соответствующих зарубежных странах, особенно если границы большинства современных государств свободны для перемещения товаров.

Существуют два способа зарегистрировать товарный знак за рубежом. Первый способ – подача заявки по Мадридской системе международной регистрации знаков. Казахстан является участником Мадридского Соглашения о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 года, а также Протокола к этому соглашению, начиная с 2010 года. Эти документы упрощают получение правовой охраны товарного знака в нескольких странах одновременно. Подав заявку в Международное Бюро Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности, владелец товарного знака получает такую же охрану, как если бы он подавал заявку в каждой стране отдельно. На данный момент членами Мадридского соглашения являются 55 стран, а Протокола к нему – 100 стран.

Значительное количество товарных знаков было зарегистрировано на имя иностранных заявителей в Казахстане в период с 1993 по 2017 годы (около 73 тысяч), что свидетельствует о необходимости регистрации товарных знаков за рубежом для тех, кто собирается выйти на международный рынок.

Пока что количество казахстанских заявителей, которые подали на международную регистрацию товарных знаков, остается невысоким. Только 642 знака получили международную регистрацию. Среди первых казахстанских заявителей на эту процедуру были такие предприятия, как Государственная холдинговая компания «Ульба», Акционерное общество «Химпром», Производственное объединение «Балхашмедь», Открытое акционерное общество «Казцинк», Национальная нефтегазовая компания «Казахойл» и другие.

Международная регистрация товарного знака по Мадридскому Соглашению и Протоколу имеет множество преимуществ:

– Заявитель может запросить охрану своего товарного знака в нескольких странах при подаче всего одной заявки. Если владелец знака желает расширить число стран, где будет охраняться его товарный знак, то он может подать заявление на “территориальное расширение”, без необходимости повторной подачи заявки.

– Пошлина за регистрацию товарного знака по Мадридскому Соглашению ниже, чем если бы заявка была подана напрямую в каждую из этих стран (в зависимости от числа стран и их стоимости). Например, если заявитель хочет зарегистрировать товарный знак только в одной стране, такой как Россия или в двух странах, таких как Россия и Кыргызстан, то ему будет выгоднее подать заявку напрямую в патентные ведомства этих стран, так как национальные пошлины в этих странах для казахстанских заявителей невелики. Однако, если заявитель планирует зарегистрировать товарный знак в трех и более странах, то преимущество подачи заявки в рамках Мадридского Соглашения очевидно.

– Срок рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака сразу в нескольких странах – всего 12-18 месяцев. Важно знать, что в ряде стран экспертиза товарного знака длится годами, поэтому срок, установленный Мадридским Соглашением и Протоколом, является несомненным преимуществом.

Процедура подачи заявки на регистрацию международного товарного знака по Мадридской системе может быть осуществлена только через патентное ведомство той страны, где знак был создан. Чтобы подать заявку, заявитель должен иметь действительное и не фиктивное промышленное или торговое предприятие, место жительства или гражданство в стране-участнице Мадридского соглашения.

Заявка на международную регистрацию товарного знака в Всемирной организации интеллектуальной собственности основана на национальной регистрации товарного знака. Поэтому перед подачей заявки на регистрацию в Международном бюро необходимо зарегистрировать знак в патентном ведомстве той страны, через которую будет осуществлена подача заявки. По Протоколу международная заявка может быть подана на этапе национальной заявки.

При принятии решения о том, каким договором лучше воспользоваться для подачи международной заявки, а также при подготовке материалов для этой заявки, рекомендуется обратиться к специалистам в области охраны товарных знаков и патентным поверенным.

Международная регистрация знака осуществляется на 20 лет по Мадридскому соглашению и на 10 лет по Протоколу, с возможностью продления срока действия на следующие 20/10 лет путем уплаты пошлины за продление.

Также возможна подача заявки на регистрацию товарного знака по национальной процедуре, позволяющей подать заявку на регистрацию в патентное ведомство определенной страны или сразу в нескольких странах-участницах Мадридского соглашения или Протокола. Заявка на регистрацию товарного знака в странах-участницах Мадридской системы может быть основана на национальной регистрации или наличии национальной заявки на регистрацию товарного знака в Казахстане. Подача одной заявки на одном языке в одно ведомство позволяет получить правовую охрану во всех или нескольких странах Мадридского Соглашения.

Запись товарного знака в Международном бюро может осуществляться на 10 или 20 лет, с возможностью последующего продления на дополнительный период в 10 лет.